对于代理人而言，处理一件案件，一定要结合企业需求，结合当前的商业诉求进行案件的处理，选择什么样的请求、什么样的证据、什么样的诉讼方式能为当事人获取更好的利益，可能才是最好的处理方式。

                 摘要：在一件涉及侵权纠纷案件中，并案通过司法程序确权，过程中非真正权利人恶意放弃专利权，权利人通过行政程序撤销放弃声明，保护真正权利人的权益，笔者以一件处理过的案例来说明该类案件的处理流程和特殊处置情况。

                关键词：确权  恶意放弃 声明   专利权   权利人

案情分析

              河南省鹤壁市甲公司在竞标云南某烟草集团的设备采购时，发现另一竞标者河南省鹤壁市乙公司的产品和自己的竞标产品完全一样，进而确认乙公司的法人代表为从甲公司离职一年的原甲公司技术副总，而该产品属于甲公司独立自主开发，但甲公司针对该产品的技术方案没有申请专利。

             甲公司通过自己已经授权的A专利在郑州中院向乙公司发起侵权诉讼，但实际上A专利技术方案所表征的产品为上一代产品，和该竞标产品不完全相同。

             甲公司发现通过A专利胜诉可能性不大时，了解到乙公司在该副总从甲公司离职不满一年内申请B实用新型专利已经授权，完全对应于竞标产品，而实际上该产品研制是在该副总任职于甲公司时期完成。

             甲公司为防止乙公司反诉并且维护合法权益，随即对B专利发起确权诉讼，请求认定B专利的专利权人为甲公司。在确权过程中，乙公司请求声明放弃B专利的专利权。

             甲公司的确权请求得到郑州中院的支持，但是当甲公司准备行政变更专利权人时候、用B专利诉乙公司侵权时候发现，该专利权在确权诉讼的初期已经被乙公司请求声明放弃，并且国家专利局已经登记公告。

法规依据

            根据专利法第四十四条的规定，有下列情形之一的，专利权在期限届满前终止：（一）没有按照规定缴纳年费的；（二）专利权人以书面声明放弃其专利权的。专利权在期限届满前终止的，由国务院专利行政部门登记和公告。

            可见，当时乙公司作为明确的权利人，依据专利法第四十四条的规定，依法进行放弃声明请求，国家专利局依法实施审查，进而公告放弃该申请，属于符合规章制度的普通行政程序，该行政程序不存在问题。

             但是，《专利审查指南》第五部分第九章2.3规定：专利权人无正当理由不得要求撤销放弃专利权声明，在专利权非真正拥有人恶意要求放弃专利权后，专利权真正拥有人（应当提供生效的法律文书来证明）可要求撤销放弃专利权声明。

             那么对于B专利，在存在恶意放弃声明的情况下，如果不能撤销该声明，那么对于真正权利人甲公司就受到不公正待遇，合法权益没有得到司法保护。通过上述规章制度可以知道，行政程序上是给予了救济条款，也就是说遵从上述的指南规定，是可以通过行政程序来重新获取该B专利的专利权的。

处理流程

           基于审查指南的上述规定，可以按照意见陈述的方式，针对B专利，提出请求撤销放弃专利权声明。其中，需要向专利局证明两件事情：第一、请求人属于专利权真正拥有人，原始放弃申明的请求人为专利权非真正拥有人；第二，非真正拥有人存在恶意声明放弃行为。

首先，对于请求人是专利权真正拥有人，将郑州中院的确权判决书作为提交证据，可以得到专利局的支持。

           其次，对于恶意本身，本案相对比较明确，该放弃声明发生在确权过程中，也就是非真正拥有人在获知其专利权不能够合法拥有的时候故意放弃，以使真正权利人在得到法院支持下也不能够获取专利权，存在主观过错，本身构成恶意。但该恶意的证明仅通过意见陈述和过程文件，而没有明确的司法判决或者其他法律文书作为证据来支持。

           幸运的是，在提供上述证明和意见陈述之后，该请求撤销得到专利局的认可和支持，将原始放弃声明撤销，变更权利人，将B专利的专利权归还于甲公司。

另外，注意到，该条款没有限定请求撤销的时限，也就是说在任何时候得知该恶意放弃时都可以启动该行政请求程序。

           但在实践中，也有专利局不支持仅由意见陈述来支持恶意的情况。已有行政决定显示，对于类似案件，国家专利局认为，请求人应当提供生效的法律文书来证明该专利权属于被专利权的非真正拥有人恶意放弃的情况，而专利权权属纠纷生效判决书中仅对专利权权属进行确认，未对被告是否为恶意放弃专利权的行为给予认定，因此驳回关于撤销放弃专利权声明的请求。

           此时，对于请求人，要注意在确权程序时候，同时请求司法支持被告存在恶意放弃的行为。如果在前确权诉讼没有该请求，可以进一步进行民事诉讼，通过法院确认非真正拥有人存在恶意放弃行为，认定非真正拥有人在本案专利权权属纠纷审理过程中放弃本案专利权的行为缺乏正当的理由，主观上有恶意，具有明显过错，属于恶意放弃，将法院判决作为恶意放弃的提交证据。在具备该判决的情况下，该恶意放弃的主观行为应当得到国家专利局的认可和支持。

案件探讨

           这个案件虽然通过行政程序挽回了专利权，但是从商业角度来看，在竞标过程中，对于甲公司采用A专利诉乙公司侵权，乙公司采用现有技术和未完整覆盖抗辩，得到郑州中院支持，甲公司败诉。

           而当甲公司获取到B专利的专利权的判决之后，该招标已经结束，对于招标方而言，只能双方都停标或者双方协商，而不能影响招标方的利益，最终的结果是双方各获取一半的商业合同额。

           虽然，甲公司后续可以通过不正当竞争来继续延伸该案件，但是实际上对于招标方而言，是不希望在竞标产品使用过程中看到这一结果，从而甲公司实际上损失很大且暂时无法弥补。

           对于甲公司而言，实际上在之前有多个机会挽救，第一，该技术产品是个新的改进，应该及时申请专利进行保护；第二，对于关键技术人员的流动没有进行针对性的监督，造成实质的技术成果流失；第三，没有对竞争对手进行有效的跟踪，没有分析其产品和专利情况，导致专利权的丢失；第四，确权诉讼如果在侵权诉讼初期就开始，基于证据充分，实际上可以更早的终结这个诉讼，在招标过程中更早的赢得招标方的同情和支持。

           而从另一个角度，对于乙公司，在甲公司对其进行侵权诉讼时候，如果通过B专利诉甲公司侵权，由于证据充分，也会对甲公司造成更大的损失。虽然，甲公司也可以通过确权来获取该专利，但是时间上和招标方的同情分上，乙公司就能占得先机，在同样的判决结果的情况下，可以获取的商业利益更大。

           对于代理人而言，处理一件案件，一定要结合企业需求，结合当前的商业诉求进行案件的处理，选择什么样的请求、什么样的证据、什么样的诉讼方式能为当事人获取更好的利益，可能才是最好的处理方式。

           进一步延伸探讨，目前构成撤销放弃声明的要件是权属生效法律文书和恶意放弃证明，第一个要件通过司法确权可以获取。但是第二个证据的获取或者确认存在难度，一种情况是在没有明确的证据支持恶意的情况下，或者在随机的一个时间段非真正权利人声明放弃，进行恶意的判定就比较困难；更极端的一种情况，是非真正权利人通过未缴纳年费的方式导致专利权终止，这两个都难以通过现有行政和司法程序得到救济，这也是后续规章制度修改时候需要注意的地方。
 
 
 
东莞市领航知识产权服务有限公司  www.iq508.com   
领航知识产权专业 商标注册 专利申请 版权登记 项目申报等服务联系电话 0769-89790098